Das sogenannte Madrid Protokoll (MMP) regelt die internationale Registrierung von Marken. Mit einem einzigen Antrag kann derzeit Markenschutz in mehr als 120 Ländern – einschließlich den USA – beantragt werden. Viele europäische Markenanmelder nutzen inzwischen das MMP. 1. Ablauf: EU basierte Anmeldung → WIPO → USPTO In der Praxis reicht das europäische Unternehmen über seinen europäischen Anwalt zunächst eine internationale Markenanmeldung bei der WIPO (World Intellectual Property Organization) ein. Wird dabei auch Schutz in den USA beantragt, leitet die WIPO die Anmeldung nach formaler Prüfung an das USPTO (US Patent and Trademark Office) weiter. Nach Eingang der Anmeldung hat das USPTO 18 Monate Zeit, die Anmeldung materiell zu prüfen und ggf. einen Prüfbescheid (Office Action) zu erlassen. 2. Rolle des europäischen Anwalts Für europäische Kollegen ist wichtig zu wissen: - Die materielle Prüfung erfolgt ausschließlich durch das USPTO.
- Die Beantwortung eines US‑Prüfbescheids darf in den meisten Fällen nur durch einen in den USA zugelassenen Anwalt erfolgen (US‑Vertretungspflicht).
- Inhaltliche Fragen (z.B. Bedeutung der Marke, Waren/Dienstleistungen) müssen jedoch vom Anmelder bzw. vom europäischen Anwalt beantwortet werden, da diese Informationen häufig nur dem Anmelder vorliegt.
Damit ist die Zusammenarbeit zwischen EU‑Anwalt, Mandant und US‑Anwalt entscheidend. 3. Typische Beanstandungen des USPTO Viele Office Actions im Rahmen des Madrid Protokolls sind relativ unkompliziert. Häufig geht es um: - Anpassungen des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses (US‑Spezifika, strengere Klassifikationspraxis, „indefinite wording“)
- Fragen zur Bedeutung der Marke in anderen Sprachen (z.B. „Does the mark have meaning in a foreign language?“)
- Angabe einer E‑Mail‑Adresse für USPTO‑Mitteilungen (Pflichtangabe für alle MMP‑Anmeldungen)
Diese Punkte lassen sich meist schnell klären, sofern der europäische Anwalt die relevanten Informationen bereitstellt. 4. Komplexere Beanstandungen Komplexere Prüfbescheide betreffen häufig: - Verwechslungsgefahr (Likelihood of Confusion, §2(d) Lanham Act)
- Beschreibende oder generische Bedeutung (§2(e))
- Formale Mängel bei der Darstellung der Marke
In solchen Fällen formuliere ich als u.a. in New York zugelassene US‑Anwältin die entsprechenden Argumente nach aktueller US‑Rechtsprechung. Eine enge Abstimmung mit dem europäischen Anwalt ist dabei besonders hilfreich, um die Nutzung, Zielgruppen und Waren/Dienstleistungen korrekt darzustellen. 5. Zusammenarbeit & Kommunikation Für europäische Kollegen besonders praktisch: - Das USPTO kann den europäischen Anwalt in den E‑Mail‑Verteiler für die jeweilige MMP‑Anmeldung aufnehmen.
- Dadurch erhält der EU‑Anwalt gleichzeitig mit uns alle Bescheide, Fristen und Status‑Updates direkt vom USPTO.
6. Erfolgsfaktoren In vielen Fällen führen: - eine präzise Anpassung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses,
- eine klar abgestimmte Argumentation,
- und eine effiziente Kommunikation zwischen EU‑Anwalt, Mandant und US‑Anwalt
zu einer erfolgreichen Eintragung in den USA. Ich freue mich auf eine gute und effiziente Zusammenarbeit mit Ihnen und unterstütze Sie gerne bei allen US‑markenrechtlichen Fragen im Rahmen des Madrid Protokolls.
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