Viele europäische Unternehmen wählen eine internationale Markenanmeldung unter dem sog. „Madrid Protokoll“ um ihre Marke international zu schützen.
Das Unternehmen stellt dabei in der Regel zunächst über Ihren europäischen Anwalt einen Antrag bei ihrem lokalen Markenamt auf Eintragung einer internationalen Marke bei der WIPO (World Intellectual Property Organization) und beantragen dabei auch Schutz in den USA. Wenn die Voraussetzungen für eine Markeneintragung formell erfüllt wurden, leitet die WIPO den Antrag an die US-Behörde (US Patent and Trademark Office (USPTO)) weiter. Nach diesem „Schutzgesuch“ hat das USPTO achtzehn (18) Monate Zeit die Markenanmeldung zu prüfen und einen Prüfbescheid auszustellen.
Seit 2019 muss ein US-Anwalt eingeschaltet werden, um einen solchen Prüfbescheid zu beantworten, da das USPTO in den Jahren zuvor von einer Welle unauthorzierter Anmeldungen überflutet wurde.
Häufig sind die Entgegenhaltungen in einem solchen Prüfbescheid relativ einfach: der Prüfer schlägt Änderungen des Warenverzeichnises vor oder hat Fragen bezüglich der Bedeutung der Marke in anderen Sprachen. Eine E-Mail-Adresse des Anmelders (nicht des zuständigen europäischen Anwalts) muss auch bereitgestellt werden. Die Fragen des Prüfers in einem solchen einfachen Prüfbescheid können in der Regel nur vom Anmelder beantwortet werden oder vom europäischen Anwalt, der das anmeldende Unternehmen und seine Produkte genau kennt. Dementsprechend werden solche Fragen am besten direkt mit dem Anmelder abgesprochen, u.U. sogar bevor man den US-Anwalt mit der Beantwortung des Prüfbescheides beauftragt. Wenn der US-Prüfbescheid komplexere Fragen, wie die Verwechslungsgefahr mit anderen Marken unter US Recht aufwirft, kann man sich bei der Beantwortung dieser Fragen auf die Expertise des US-Anwalts verlassen.
Ein europäischen Anwalt, der gerne auf den neusten Stand bleiben möchte, kann sich vom US-Anwalt auf den E-Mail-Verteiler für die Markenanmeldung setzen lassen. Damit wird der europäischen Anwalt gleichzeitig mit dem US-Anwalt z.B. über neue Bescheiden informiert. Dadurch werden auch Verzögerungen durch interne Prozesse beim US-Anwalt vermieden.